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专家说：浅谈专利申请文件的主动修改与针对修改

来源: | 作者:hxddli | 发布时间: 2019-08-19 | 1243 次浏览 | 分享到:

　　在探讨专利申请文件修改之前，要先强调一下申请日的概念。

　　根据专利法第二十八条的规定，国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。

　　申请日对于一件专利申请来讲具有非常重要的法律意义，简单来讲它是由国务院专利行政部门给予一件专利申请的时间戳，能够证明该专利申请的申报日期。

　　与美国实行的“先发明”制度不同，我国采用的是“先申请”制度：根据专利法第九条第二款的规定，两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

　　由此可知，申请日能够影响到专利权的归属。

　　虽然递交专利申请之后申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是并不是任何时候的修改都是可以被接受的。

　　修改可以分为两类，一类是申请人主动对申请文件进行修改；另一类是申请人针对通知书指出的缺陷进行修改。

　　另外还有一种情况是审查员依职权对申请文件进行修改，主要是针对一些没有争议的明显错误，该种情况与申请人的操作无关，不在本文展开。

　　申请人主动对申请文件进行修改的，根据专利类型的不同，修改的期限也有所不同。针对发明专利，专利法实施细则第五十一条第一款规定，发明专利申请人只允许在提出实质审查请求时以及收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内，对发明专利申请文件主动提出修改。

　　针对实用新型和外观设计专利，专利法实施细则第五十一条第二款规定，实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

　　主动修改除了时间期限的限制以外，就只剩下专利法第三十三条的限制了，是除了分案申请以外，可操作性最强的一种修改方式。只要不超出原申请记载的范围，甚至可以调整权利要求书。

　　允许这种操作的原因在于，在审查员开始审查案件之前，让申请人主动修改可以缩减审查流程，符合程序节约原则。主动修改是国务院专利行政部门给予申请人的权利，但是这个程序在一定程度上增加了审查周期，因此现行的优先审查和预审都需要申请人放弃专利法实施细则第五十一条规定的主动修改的权利。

　　在下发通知书以后进行的修改，虽然规定了应当针对通知书指出的缺陷进行修改，但是对于申请人提交的包含有并非针对通知书所指出的缺陷进行修改的修改文件，如果其修改符合专利法第三十三条的规定，并消除了原申请文件存在的缺陷，且具有授权的前景，则该修改可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，经此修改的申请文件应当予以接受，这样处理有利于节约审查程序。

　　需要强调的是，由于本阶段的修改是在审查员已经做出审查以后做出的，除了需要满足专利法第三十三条的规定以外，对于权力要求的修改还不能够超过审查员审查的文本中权利要求书要求保护的范围，这点是与主动修改最大的区别。以下几种修改是下发通知书以后不被接收的情况（但是在主动修改阶段是可以被接受的）：

　　①主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求保护的范围；

　　②主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围；

　　③主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题；

　　④主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过；

　　⑤主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

　　在日常的实务操作中，实用新型和外观设计专利申请在申请日起2个月内要进行修改的情况很少，除非在递交后发现了明显的撰写错误，不然两个月的信息差很少会影响到申请人的判断。

　　而发明专利申请，大部分的申请人为了加快审查，缩减授权周期，通常会在递交申请的同时要求提前公开并递交实质审查请求书，就已经放弃了在提出实质审查请求时主动修改的时机；公开后进入实质审查阶段，主动修改也就只有3个月的期限了，这个时间段不管是市场信息还是专利信息的变化都较少，因此申请人都很少做出主动修改。

　　基于上述情况，不管是申请人还是代理师都很少利用到主动修改这项手段。主动修改一方面可以增加专利申请的授权率，另一方面可以调整权利要求的保护范围为申请人争取更多的权益，比起被动式的针对修改，自主性更强、可操作性更强，是高价值专利培育过程中的重要手段。

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