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专利申请被授权后能否修订专利文件？

来源: | 作者:hxddli | 发布时间: 2019-08-19 | 2327 次浏览 | 分享到:

　　亲爱的朋友们，好久不见，这两个月被国外的同行问及了很多专利实务方面的问题，包括专利被授权后如何再对权利要求进行修改？不服无效宣告程序作出的决定而提起行政诉讼后涉及的证据提交时间、口头审理如何进行等等。笔者打算从本期开始逐一对这些问题进行总结探讨。本期的主题便是解答如下问题：专利申请被授权后是否还能对权利要求再进行修改？可以的话利用什么方式进行修改？

　　首先，我们来了解一下国外在这个问题上的相关法律规定。

　　一、国外专利法相关规定

　　1.美国专利法相关规定

　　美国专利法的“权利重授（Reissue，或称为“重颁证”）”最早于美国最高法院1832年的Grantv．Raymond一案中得以承认，1836年正式纳入专利法11。其后，随专利法的多次修订和法院的裁判实践而日渐成熟。

　　现行美国专利法第251条（35U.S.C.251）第一段规定：“任何时候、任何一项专利权，如果由于说明书或附图中的缺陷，或者专利权人的权利范围过宽或过窄于其本应主张的权利，而被认为全部或部分地不可实施或无效，只要上述错误均不存在任何欺诈意图，（专利商标局）局长应当在其放弃上述专利权并支付法定费用之后，根据其重新修正的申请，对其在原专利权中已公开的发明重新授予专利权。重授专利权的保护期为原始专利权的剩余保护期。专利重授申请中不得增加新的技术内容。（Wheneveranypatentis，througherrorwithoutanydeceptiveintention，deemedwhollyorpartlyinoperativeorinvalid，byreasonofadefectivespecifcationordrawing，orbyreasonofthepatenteeclaimingmoreorlessthanhehadarighttoclaiminthepatent，theDirectorshall，onthesurrenderofsuchpatentandthepaymentofthefeerequiredbylaw，reissuethepatentfortheinventiondisclosedintheoriginalpatent，andinaccordancewithanewandamendedapplication，fortheunexpiredpartofthetermoftheoriginalpatent.Nonewmattershallbeintroducedintotheapplicationforreissue.）”

　　该条最后一段规定：“扩大原专利权利要求范围的重新授权专利将不被核准，除非是在原专利授权日起两年内提出。（Noreissuedpatentshallbegrantedenlargingthescopeoftheclaimsoftheoriginalpatentunlessappliedforwithintwoyearsfromthegrantoftheoriginalpatent.）”

　　可见，在美国，专利权人在专利授权后可以随时提交主动修改，既可修改说明书或附图，又可修改权利要求，修改时不得加入新的技术特征（newmatter），其中扩大权要范围的修改只能在原专利授权日起两年内提出。

　　2.欧洲专利法相关规定

　　《欧洲专利公约》（EuropeanPatentConvention，EPC）第123条规定：“(1)可以根据专利实施细则向欧洲专利局申请修改欧洲专利申请或欧洲专利。在任何情况下，申请人都至少有一次机会主动对专利申请做出修改。(2)欧洲专利申请或欧洲专利的修改，其主题不得超出原始申请的内容。(3)欧洲专利的修改，不得扩大保护范围。（(1)TheEuropeanpatentapplicationorEuropeanpatentmaybeamendedinproceedingsbeforetheEuropeanPatentOffice，inaccordancewiththeImplementingRegulations.Inanyevent，theapplicantshallbegivenatleastoneopportunitytoamendtheapplicationofhisownvolition.(2)TheEuropeanpatentapplicationorEuropeanpatentmaynotbeamendedinsuchawaythatitcontainssubject-matterwhichextendsbeyondthecontentoftheapplicationasfiled.(3)TheEuropeanpatentmaynotbeamendedinsuchawayastoextendtheprotectionitconfers.）”

　　可见，在欧洲，申请人可以主动对授权专利进行修改，但不能扩大权利要求的保护范围。

　　3.日本专利法相关规定

　　日本专利法规定有授权后的订正程序，根据日本专利法第126条的规定，专利权人如果在授权后，发现其专利文件存在问题，需要修改，可以向日本特许厅审查部提出“订正”请求，订正的范围限于“缩小权利要求的保护范围、订正误记误择、解释不明确的记载”。当然，同时规定如果已经处于无效程序，将不允许提出订正程序，因为专利权人完全可以通过无效程序来完成该订正。如果审判部驳回了专利权人的订正请求，专利权人不服时，还可以向东京高等法院起诉。订正后的文本特许厅要重新公告，而且针对订正后的文本，人们仍然可以提出无效请求。

　　4.韩国专利法相关规定

　　在韩国，发明、实用新型和外观设计自授权登记日起有3个月异议期。申请人可以用专利订正制度在他人提出异议后，修改自己的专利文件。此外，授予专利权后，专利权人具有修改自己专利权利要求的机会，一个是通过订正审判可以对此说明书进行修改，另外一个是通过在无效审判阶段的订正请求可以对此说明书进行修改。

　　二、中国专利法相关规定

　　下面，我们来看我国在这方面的相关法律规定。

　　《专利法实施细则》第61条规定：“请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。”

　　《审查指南》第四部分第二章第4.2节规定：“在提出复审请求、答复复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是，所作修改应当符合专利法第33条和专利法实施细则第60条第1款的规定。”

　　单纯从上述规定来看，在中国，专利权人只有在复审程序中才有机会修改原始申请文本，并且只能针对审查员指出的缺陷进行修改。

　　但是，《专利法实施细则》第69条第1款又存在如下规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围”。

　　三、具体分析和建议

　　那么，问题来了，专利权人能否为了修改授权后的权利要求而提出无效宣告请求呢？具体提出无效请求的主体应该是谁呢？什么类型的修改才能在无效宣告程序中进行呢？

　　专利审查指南中关于无效宣告请求人资格规定有：

　　“请求人属于下列情形之一的，其无效宣告请求不予受理：

　　(1)请求人不具备民事诉讼主体资格的。

　　(2)以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人的。

　　其中，利害关系人是指有权根据相关法律规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人。

　　(3)专利权人针对其专利权提出无效宣告请求且请求宣告专利权全部无效、所提交的证据不是公开出版物或者请求人不是共有专利权的所有专利权人的。

　　(4)多个请求人共同提出一件无效宣告请求的，但属于所有专利权人针对其共有的专利权提出的除外。”

　　可见，专利权人可以针对其专利权提出部分无效请求。具体而言，对专利无效程序人们通常理解为双方当事人的程序，审查指南规定的也是“通常为双方当事人参加的程序”。但审查指南规定也有例外，即允许专利权人在一定的情况下，对自己的专利权提出无效。该一定的情况即是：一、必须是全体专利权人对自己的专利提出无效；二、只能提出部分无效，而不能提出全部权利要求无效请求；三、使用的证据必须是公开出版物。

　　审查指南为何规定专利权人可以针对自己的专利权提出部分无效请求呢？笔者认为这一例外规定应该就是为了满足专利权人在专利授权后向想再对权利要求进行适当修改的需求。从我国的实际情况来看，很多申请人、专利代理人的撰写水平尚有待于提高，因此在专利文件的撰写中难免存在着笔误或者可以澄清的错误，而且在专利审查员的审查负荷日益增加的情况下，从专利局的角度来看也难以避免对于存在错误或保护范围并不合适的权利要求授予专利权现象的发生，即专利文件中某些错误的存在并非完全是专利权人的单方过错造成的，因此需要给予专利权人以修正错误的补救途径。例如，当出现下述情况时，专利权人即存在修订专利文件的需求：①专利权人自己发现自己的专利权保护范围过宽，希望通过修改程序限制自己权利要求的保护范围；②在授权后才发现，专利文件中存在某些错误，且该错误亦是可以修订的，专利权人需要修改这样的错误。

　　从前述外国相关法律规定可以看出，美国、欧洲等可以通过授权后的相关程序来满足专利权人进一步修改权利要求的需求，而我国目前并没有这样明确的修改程序规定。然而，专利授权后，对授予的专利权的相关文件，专利权人存在客观上修订的需要，以使授予的专利权更为准确。在我国的专利制度中，并没有日本的“订正”程序，也没有美国的“再颁专利”程序，那么，当专利权人存在修订专利文件的需求时，该怎样满足这一需求呢？按照现行法的规定，只有通过专利权人宣告自己专利权部分无效的程序来实现。因此，我国的专利权人宣告自己专利权部分无效的程序，其实质是提供给专利权人一个修订专利文件的机会，从而达到修订专利文件的目的。但无效程序中对专利文件的修改是存在很多限制的，而且无效程序本质上是为第三人提供的救济程序，而并非为专利权人自己提供的修订程序，因此，利用无效程序来达到修订授权后的权利要求的目的不免有些牵强，或者说逻辑上不太讲的通。笔者认为我国是不是将来可以考虑修改专利法，比如借鉴日本专利法而专门设立一个为专利权人修改授权后的权利要求的“独立修订程序”，进而保证专利文件的授权质量，也使无效程序用意更清晰化，即单纯地作为为第三人提供的救济程序。

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